Marca parada há mais de cinco anos: quando cabe pedir a caducidade

Você encontrou o nome ideal e ele já está registrado. A reação comum é mudar de marca. Existe, porém, uma terceira via que quase ninguém considera: se o registro está parado, ele pode ser extinto por caducidade a pedido de quem tem interesse legítimo.

O que é caducidade

Registro de marca não é título que se guarda na gaveta. A Lei da Propriedade Industrial condiciona a manutenção ao uso efetivo. Se o titular não usa a marca no Brasil, um terceiro interessado pode requerer ao INPI a extinção do registro.

A lógica é simples: o sistema de marcas existe para organizar o mercado, não para reservar nomes indefinidamente.

O prazo de cinco anos

A contagem olha para trás a partir do requerimento. Não basta o registro ser antigo: é preciso que o período recente de cinco anos tenha sido de inatividade.

Quem pode pedir

A lei exige legítimo interesse. Na prática, costuma ser quem pretende usar sinal igual ou parecido e está sendo bloqueado pelo registro parado: uma empresa que teve o pedido indeferido por colidência, ou que identificou a barreira antes de depositar.

Esse requisito evita que o mecanismo vire ferramenta de perturbação de concorrente sem propósito próprio.

Como o titular se defende

Instaurado o procedimento, o titular é intimado e o ônus da prova do uso é dele. É uma inversão relevante: quem pede a caducidade não precisa provar o não uso, que seria prova negativa.

A defesa costuma se apoiar em:

• Notas fiscais que mostrem comercialização com a marca no período.
• Materiais de divulgação datados, embalagens, catálogos, registros de campanha.
• Contratos de licença, quando o uso é feito por terceiro autorizado.
• Justificativa para o desuso, quando houver razão legítima, como impedimento regulatório ou caso fortuito.

Prova genérica raramente sustenta. Site no ar, isoladamente, costuma ser insuficiente para demonstrar uso comercial efetivo.

Caducidade parcial

Nem sempre a extinção é total. Se o titular usa a marca para parte dos itens da especificação e abandonou o resto, o registro pode ser mantido apenas naquilo que é efetivamente usado.

Para quem requer, isso muitas vezes já resolve: basta liberar o item que interessa. Vale desenhar o pedido olhando a especificação item a item, e não o registro como bloco.

O que fazer enquanto tramita

O procedimento leva tempo, e a empresa não pode ficar parada. Duas frentes costumam correr juntas:

Depositar o próprio pedido. Ele fica sobrestado enquanto a caducidade é decidida, mas fixa data de depósito anterior à de outros interessados que apareçam depois.

Avaliar negociação. Titular de marca parada às vezes prefere transferir ou licenciar a enfrentar o procedimento. É uma conversa que costuma ser mais rápida que a via administrativa.

Perguntas frequentes

Preciso provar que o titular não usa a marca? O ônus de comprovar o uso é do titular. Ainda assim, é comum instruir o pedido com indícios de inatividade, como ausência de operação e de material recente.

Quanto tempo demora? Depende da fila do INPI e da existência de recurso. É um procedimento administrativo, com prazos próprios para manifestação de cada parte.

Se a caducidade for deferida, a marca fica automaticamente minha? Não. A extinção libera o sinal, e o registro depende do seu próprio pedido ser examinado e deferido. Por isso as duas frentes costumam andar juntas. Veja também alguém registrou minha marca antes.

Fontes

• Lei nº 9.279/1996, arts. 142 a 146
• Manual de Marcas do INPI
• INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a análise do seu caso. Para conversar sobre a estratégia da sua marca, fale com o escritório.